TJ/SC - Empresa de bebidas consegue autorização que permite comercializar energético acusado de similaridade com Red Bull

 
Propriedade Intelecutal

TJ/SC - Empresa de bebidas catarinense consegue efeito suspensivo que permite comercialização de energético acusado de similaridade com o produto Red Bull

O desembargador Paulo Roberto Sartorato deferiu o agravo de instrumento interposto pela empresa de bebidas 101 do Brasil Industrial Ltda. EPP, que havia sido proibida pelo juiz de direito da 2ª vara Cível da comarca de Joinville/SC de fabricar, distribuir e comercializar a bebida energética "Red Horse".

A ação ordinária da Red Bull GMBH e Red Bull do Brasil Ltda. pedia que a referida não comercializasse a bebida energética "Red Horse" até que a empresa catarinense promovesse alterações em toda e qualquer similaridade com o produto "Red Bull", alegando que a atual embalagem da bebida energética "Red Horse" levaria o consumidor ao erro e à falsa associação ao produto austríaco "Red Bull".

O juiz da comarca de Joinville concordou com o argumento da ação proposta e proferiu sentença condenando a 101 do Brasil a multa de R$ 100 mil em caso de não suspender a produção da bebida energética, bem como que retirasse do mercado, no prazo de 15 dias, todos os produtos da marca "Red Horse", sob pena de multa de R$ 50 por garrafa apreendida.

A 101 do Brasil Industrial Ltda. EPP interpôs agravo de instrumento contra a decisão, e o relator concedeu o efeito suspensivo. Afirma o relator que as partes discutem nos autos questões referentes a utilização da marca e ao registro do produto no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, entendendo que tais situações deverão ser analisadas na ação de origem, limitando-se a tratar apenas do recurso de agravo de instrumento.

Quanto ao recurso, o desembargador Paulo Roberto Sartorato entendeu que cabia razão à recorrente, uma vez que não observou semelhanças entre as marcas. A distinção entre os produtos, extraída da exordial recursal, assim se dá: a Red Bull possui seu material nas cores azul e prata e a Red Horse, vermelho e preto; a grafia das letras é vermelho/rosado na primeira e vermelho sombreado dourado na segunda; a Red Bull utiliza como figura dois touros em confronto, enquanto a Red Horse, dois cavalos alados.

Assim, afirma o desembargador que "ambas as marcas apresentam-se ao público de forma visualmente distinta, como se verifica do cotejo entre a embalagem do produto 'Red Horse' com aquela utilizada pela agravada 'Red Bull'. Não bastasse isso, no caso em exame não restou demonstrado até o momento que o uso da expressão 'RED', a única semelhança encontrada, possa causar confusão entre consumidores e fornecedores, os quais, por óbvio, são pessoas instruídas e conhecedoras dos produtos em apreço, e que não serão facilmente induzidos a erro no momento da compra da referida bebida".

Sartorato também destaca que a questão é controvertida, devendo ser melhor dirimida em outra ocasião, e que na fase do recurso de agravo a questão foi tratada superficialmente, a fim de verificar a existência do efeito liminar.

• Processos : 2011.009092-4.
                  038.10.053698-8.

Veja abaixo a íntegra da decisão.

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Agravo de Instrumento n. 2011.009092-4, de Joinville

Agravante : 101 do Brasil Industrial Ltda. EPP

Advogados : Drs. Diogo Nicolau Pítsica (13950/SC) e outros

Agravadas : Red Bull GMBH e outro

Advogados : Drs. Luís André Beckhauser (15698/SC) e outros

DESPACHO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 101 DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA. EPP contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Joinville que, nos autos da Ação Ordinária n. 038.10.053698-8, proposta por RED BULL GMBH e RED BULL DO BRASIL LTDA., ora agravadas, deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida/agravante não fabrique, distribua e comercialize a bebida energética com a marca RED HORSE, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de desobediência, bem como que retire do mercado, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os produtos da marca RED HORSE, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por garrafa que

vier a ser apreendida.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

É o relatório.

O art. 525, inc. I, do CPC, estabelece que a petição de agravo será instruída, obrigatoriamente, com as cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Além disso, deverá a parte recorrente comprovar, no ato da interposição, o pagamento do respectivo preparo, bem como do protocolo unificado, quando devido.

O recurso é tempestivo e foi instruído com os documentos indispensáveis, relacionados no art. 525, inc. I, do CPC, recolhido o respectivo preparo, preenchendo assim os requisitos de admissibilidade.

A Lei n. 11.187/2005 alterou o art. 522 do CPC, que regulamenta a figura do agravo, trazendo como requisito obrigatório para o processamento do recurso na sua forma de instrumento, que a parte agravante comprove a possibilidade de vir a sofrer lesão grave e de difícil reparação.

Desta forma, para que seja concedido o efeito suspensivo, devem estar devidamente explícitos nos autos, numa análise preliminar, os requisitos autorizadores elencados no art. 558 do CPC, visto ser medida de extrema exceção.

No caso em tela, a possibilidade de a agravante vir a sofrer dano

irreparável ou de difícil reparação está configurado no fato de ter sido obstada a comercialização, fabricação e distribuição do produto RED HORSE, o que certamente causará enormes prejuízos a saúde financeira da empresa agravante.

Essa circunstância justifica o processamento do agravo na forma de instrumento (CPC, art. 522, caput), bem como o periculum in mora, necessário para tornar possível a concessão do almejado efeito suspensivo, na forma do art. 558 do mesmo diploma legal.

Resta averiguar se a fundamentação da agravante é relevante, plausível e verossímil, acarretando não um juízo de certeza, mas de probabilidade acerca do objeto da discussão. Assim, o fato narrado deve assegurar à recorrente, em tese, um provimento de mérito favorável.

Compulsando os autos, verifica-se que as empresas agravadas ajuizaram a ação originária objetivando a proibição da fabricação, distribuição e comercialização do produto RED HORSE, até que a empresa agravante promova alterações em sua logomarca e na vestimenta do referido produto, de modo a abandonar toda e qualquer similitude com o produto "RED BULL", sob a alegação de que a atual embalagem da bebida energética RED HORSE leva o consumidor a erro e à falsa associação ao produto RED BULL.

Denota-se da leitura das peças carreadas ao reclamo, que as partes discutem questões referentes à utilização da marca e ao registro do produto no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, para a classe de bebidas energéticas, cumprindo ressaltar que tais situações deverão ser melhor analisadas no julgamento da ação de origem, porquanto, no caso em tela, por se tratar o presente recurso, de agravo de instrumento, analisar-se-á, apenas, a legalidade da decisão guerreada, sem adentrar no mérito da lide, que deverá ser decidido na ação originária em trâmite no Juízo a quo, conforme elucidado com propriedade pelo eminente Des. Lucas Sávio Gomes, in verbis:

Pelo sistema recursal adotado em nosso diploma processual civil, o agravo de instrumento é o recurso próprio para combater as decisões interlocutórias, a teor do seu artigo 522, por isso, as razões da parte terão, necessariamente, de cingir-se aos fundamentos do decisório recorrido ou a seus aspectos formais, estando vedado trazer à instância revisora toda a sua matéria de defesa, atinente ao direito material debatido na lide principal, sob pena de conduzir ao não acolhimento do aludido recurso. Agravo desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento nº 177.393-6.00, j. em 23/11/2000).

O Togado singular entendeu pela concessão da tutela antecipada, ante a presença da verossimilhança e o perigo da demora, e determinou que a agravante não fabrique, distribua e comercialize a bebida com a marca RED HORSE, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de desobediência, bem como retire do mercado, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os produtos referidos, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por garrafa que vier a ser apreendida.

Sobre marcas industriais, sabe-se que não são registráveis como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (art. 124, V, da Lei 9.279/96).

Além disso, sobre o direito decorrente do registro da marca, colhe-se Gabinete Des. Paulo Roberto Sartorato entendimento doutrinário de Newton Silveira:

O direito decorrente do registro da marca exclui seu emprego por todos os demais no mesmo ramo de atividade. Salvo se a marca estiver amparada pela proteção mais ampla, que decorre do reconhecimento de sua notoriedade, não poderá o titular do registro impedir seu uso por terceiros em ramo de atividade diverso, que não possibilite confusão entre mercadorias, produtos ou serviços. Em conseqüência, um terceiro poderá registrá-la em outra classe. (A Propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial, Editora Saraiva, 1996, pág. 17).

No presente caso, salvo melhor juízo, razão assiste à recorrente, posto que não se observa, numa análise sumária, semelhanças entre as marcas, ou seja, na embalagem do produto "Red Horse" não há elementos que levem à confusão com o produto "Red Bull" (fl. 230 do recurso).

Necessário destacar o que se extrai da exordial recursal, e que, salvo melhor juízo, bem descreve a distinção entre os referidos produtos (fls. 08/09):

[...] Enquanto a RED BULL possui seu material nas cores azul e prata (doc. 06 e doc. 13), o produto das agravantes, RED HORSE, encontra-se em vermelho e preto (doc. 07 e doc. 13).

[...]

A segunda flagrante distinção decorre das letras constantes das embalagens que anunciam os produtos. De um lado encontra-se a RED BULL com grafia vermelho/rosado (doc. 06 e doc. 13) e de outro a RED HORSE com a grafia vermelho sombreado dourado (doc. 07 e doc. 13). Enquanto as palavras RED BULL

são escritas lado a lado, as palavras RED HORSE são escritas uma em cima da outra.

[...] a terceira flagrante distinção relativa a figura utilizada. Enquanto a RED BULL utiliza dois Touros em confronto (doc. 06 e doc. 13), com um círculo amarelo no meio, a empresa RED HORSE utiliza dois cavalos alados (e não leões - doc. 07 e doc. 13), um ao lado do outro (e não contra outro), segurando um brasão, sem sequer dar idéia de confronto. (grifo original)

Dentro dessas considerações, verifica-se, portanto, que ambas as marcas apresentam-se ao público de forma visualmente distinta, como se verifica do cotejo entre a embalagem do produto "Red Horse" com aquela utilizada pela agravada "Red Bull". Não bastasse isso, no caso em exame não restou demonstrado até o momento que o uso da expressão "RED", a única semelhança encontrada, possa causar confusão entre consumidores e fornecedores, os quais, por óbvio, são pessoas instruídas e conhecedoras dos produtos em apreço, e que não serão facilmente induzidos a erro no momento da compra da referida bebida.

Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados de nossos Areópagos pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. USO DE MARCA. REGISTRO NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL ANTERIOR. EMPRESAS QUE, EMBORA NO RAMO DE VESTUÁRIO, Gabinete Des. Paulo Roberto Sartorato COMERCIALIZAM PRODUTOS DESTINADOS A SEGMENTOS DIVERSOS DA SOCIEDADE. CONFUSÃO INOCORRENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS DESCABIDOS. I. PRELIMINAR. 1. INOVAÇÃO RECURSAL. Não se conhece da apelação no ponto em que suas razões recursais desbordem os limites traçados na exordial. Inteligência do artigo 515, do CPC. II. MÉRITO. 2. CONFUSÃO. A ocorrência de imitação passível de levar à confusão entre marcas, nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei nº 9.279/96, enseja a proibição imediata de comercialização do produto que acarrete tal situação, nos termos do artigo 209, § 1º e 2º do mesmo diploma legal. Ademais, o simples uso indevido da marca configura o ato ilícito, gerando, per si, o dever de indenizar. Precedentes do STJ. 3. No caso, entretanto, não se verifica a alegada confusão entre as marcas, ou mesmo a prática de concorrência desleal. Essas, embora possuam grafismos semelhantes, mas não idênticos, se prestam a associar empresas com objetivos sociais diversos, que comercializam produtos de vestiário destinados a segmentos específicos da sociedade. Com efeito, não há que se falar em confusão entre marca amplamente associada à alta costura gaúcha, derivada do nome da famosa estilista, e aquela que, originária do patronímico de uma das sócias da empresa ré, identifica pequenos estabelecimentos comerciais localizados em Canoas e na Zona Norte de Porto Alegre. Danos morais e materiais inocorrentes. CONHECERAM EM PARTE DO APELO E, NESTA PARTE, DESPROVERAM-NO. UNÂNIME. (TJRS - pelação Cível n. 70024960247, Nona Câmara Cível, Rel. Des. Odone Sanguiné, j. em 10/12/2008). (Grifo não original).

APELAÇÃO. Marcas e Patentes. Concorrência Desleal. Inocorrência. Suficiente distinção entre as embalagens utilizadas pelas partes, sobretudo no que se refere à cor e ao material empregado. Impossibilidade de confusão por parte dos consumidores. Ausência, ademais, de qualquer prova técnica acerca da identidade das embalagens no que se refere às suas dimensões. Exame meramente visual que afasta a pretensão da autora-recorrente. Decisão Mantida. Recurso Improvido. (TJSP

- Apelação Cível n. 994.05.116025-0, Rel. Des. Egídio Giacoia, j. em 18/01/2011).

MARCAS E PATENTES. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DISTINÇÃO ENTRE AS EXPRESSÕES E SINAIS UTILIZADOS PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO PELO CONSUMIDOR. COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE RECURSO IMPROVIDO. (TJSP - Apelação Cível n. 385.430.4/6, Rel. Des. Elliot Akel, j. em 15/12/2009).

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EFEITO SUSPENSIVO - DEFERIMENTO - IRRECORRIBILIDADE - REGIMENTO INTERNO - ART. 160, § 5º - CONCORRÊNCIA DESLEAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PREVISTO NO ART. 209 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Nos termos do § 5º do art. 160 do Regimento Interno do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, não cabe recurso da decisão que confere ou nega pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. Se não há caracterização de prática de concorrência desleal não há que se falar em aplicabilidade do art. 209 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) que faculta ao Magistrado lançar mão de medidas liminares para a sustação da violação ou de Gabinete Des. Paulo Roberto Sartorato ato que a enseje. (TJMG - Agravo de Instrumento n. 2.0000.00.442097-1/000(1), Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 05/05/2004).

Desta feita, não existindo circunstâncias que levem ao engano os consumidores, não há porque ser impedida a empresa agravante da utilização da respectiva embalagem, e não estando caracterizada a alegada contrafação, pelo menos nesta fase ainda de cognição sumária, o mais prudente e razoável é sobrestar os efeitos da decisão recorrida.

Registra-se, por derradeiro, que, não obstante todos esses argumentos, é manifesto que a questão em discussão é controvertida, de modo que deverá ser melhor dirimida por ocasião de uma análise mais aprofundada, e não agora, em sede

de cognição sumária.

Outrossim, cabe salientar ainda que, nesta fase do recurso de agravo de instrumento, a questão é apreciada apenas de forma superficial, a fim de verificar a existência ou não dos requisitos necessários à concessão do efeito liminar pleiteado, sem, contudo, esgotar a discussão da matéria, sob pena de se estar decidindo antecipadamente a própria ação originária, que ainda se encontra em trâmite no Juízo de Primeiro Grau.

O entendimento deste Sodalício é o seguinte:

[...] Em sede de agravo de instrumento só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial hostilizado, não sendo viável o exame aprofundado de temas relativos ao meritum causae (AI n. 99.017438-7, Des. Eder Graf), sob pena de supressão de um grau de jurisdição. (TJSC - Agravo de Instrumento n. 2006.006683-1, de Lages, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 13/06/2006).

Ex positis, admite-se o processamento do agravo na sua forma de instrumento e, nos termos do artigo 527, inciso III, do Código de Processo Civil, concede-se o efeito suspensivo postulado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e permitir a comercialização, fabricação e distribuição da bebida energética "RED HORSE", bem como impedindo que tais produtos sejam retirados do mercado, até o pronunciamento definitivo da Câmara competente.

Comunique-se, com urgência, ao MM. Juízo a quo.

Cumpra-se o disposto no art. 527, inc. V, do Código de Processo Civil.

Após, à redistribuição nos termos do Ato Regimental n. 41/2000.

Publique-se.

Intime-se.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 2011.

PAULO ROBERTO SARTORATO

RELATOR

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