sexta-feira, 15 de janeiro de 2021

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STJ - Nome de condomínio fechado não viola direitos de marca registrada no mesmo ramo de atividade

A 3ª turma do STJ negou recurso da Baer Empreendimentos S/C Ltda., que buscava o reconhecimento de usurpação da marca "Acquamarine" pela Compax Construções, Participações e Administração Ltda.

quinta-feira, 12 de maio de 2011


Propriedade Industrial

STJ - Nome de condomínio fechado não viola direitos de marca registrada no mesmo ramo de atividade

A 3ª turma do STJ negou recurso da Baer Empreendimentos S/C Ltda., que buscava o reconhecimento de usurpação da marca "Acquamarine" pela Compax Construções, Participações e Administração Ltda.

A marca nominativa "Acquamarine" foi registrada no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial pela Baer, na categoria de comercialização de imóveis e de uso exclusivo em território nacional. A Compax Construções construiu um condomínio fechado e o batizou de "Acquamarina Sernambetiba 3.360", na Barra da Tijuca, no RJ. Assim, a Baer ajuizou ação de indenização.

O juiz de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a Compax a indenizar o valor remuneratório correspondente ao uso da marca caso fosse permitida a fazê-lo. A empresa apelou e o TJ/RJ reformou a sentença, pois considerou que não houve qualquer ilicitude e que os danos deveriam ter sido comprovados na fase cognitiva. Para o TJ/RJ, a ré utilizou marca semelhante em empreendimento imobiliário, tendo feito o seu registro em outra classe ligada à construção civil.

A Baer Empreendimentos interpôs recurso especial, sustentando ser inadmissível a convivência de ambas as marcas no mercado; ser irrelevante a obtenção, no curso do processo, do registro da marca "acquamarina" pela Compax, em classe diferente; e ser desnecessária a prova do prejuízo se restar caracterizada a violação do direito de marca.

O desembargador convocado Vasco Della Giustina, relator, conceituou que "marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço do mercado consumidor" e ressaltou que produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, incidindo, em regra, o princípio da especialidade. Ou seja, a proteção da marca é assegurada somente no âmbito das atividades de registro, ressalvada a hipótese de marca notória.

Para o desembargador convocado, os nomes de edifícios ou de condomínios não são marcas nem atos da vida comercial, mas atos da vida civil, não podendo ser enquadrados como serviços ou produtos. "O fato de uma empresa construir um edifício ou um condomínio fechado, ao particularizar o empreendimento colocando-lhe um nome (que se mantém, havendo ou comercialização ou não de unidades habitacionais) não torna o ato civil em comercial", explicou. "O signo protegido é restrito ao campo de prestação de serviços (uma atividade), não repercutindo na nomeação de coisas", prosseguiu.

Vasco Della Giustina considerou não existir qualquer impossibilidade de convivência com a marca nominativa "Acquamarine" e o nome do condomínio fechado. "De mais a mais, o tribunal Estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas, pois se destinariam a consumidores de classes econômicas distintas, não havendo qualquer ato de concorrência desleal praticado pela recorrida [Compax], sendo inexistente a má-fé", reiterou.

Por não existir violação do direito de propriedade industrial, o relator entendeu estarem prejudicadas as demais questões contestadas no recurso especial. A decisão foi unânime.

Veja abaixo a íntegra do acórdão.

____________

RECURSO ESPECIAL Nº 862.067 - RJ (2006/0098983-6)

RELATOR : MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS)

RECORRENTE : BAER EMPREENDIMENTOS S/C LTDA

ADVOGADOS : ERIC CERANTE PESTRE E OUTRO(S)

VILMA PEREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO : COMPAX CONSTRUÇÕES PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

ADVOGADOS : ANTÔNIO JOSÉ SOUZA GONÇALVES E OUTRO(S)

ELENISE WEBER DE CASTRO E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (Relator): Trata-se de recurso especial interposto por BAER EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Colhe-se dos autos que a recorrente ajuizou ação ordinária de indenização em desfavor de COMPAX CONSTRUÇÕES PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, ora recorrida, alegando que o condomínio ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360, localizado na Barra da Tijuca/Rio de Janeiro, estaria usurpando, por imitação, marca nominativa registrada no INPI - ACQUAMARINE -, na mesma categoria de atividade (comercialização de imóveis), de uso exclusivo no território nacional e de propriedade da autora.

O MM. Juiz de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido, condenando a demandada a indenizar o valor remuneratório correspondente ao uso da marca caso fosse permitida, a ser apurado em liquidação (fls. 547/550).

Interposta apelação pela empresa ré, a Corte de Justiça estadual conheceu do recurso e deu-lhe provimento, em acórdão assim ementado:

Marca. Ação Indenizatória por alegado uso indevido de marca comercial. Nome de empreendimento imobiliário. Autora titular de marca na classe de serviços relacionados a imóveis. Ré que utilizou marca semelhante em empreendimento imobiliário, tendo logrado o seu registro em outra classe ligada a construção civil. Inexistência de qualquer ilicitude. Ademais, os danos deveriam ter sido comprovados na fase cognitiva. Sentença reformada.
Recurso provido. (fls. 598/599)

Por isso o presente recurso especial, no qual se aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 129, 208 e 210 da Lei 9.279/96 e 462 do CPC.

A recorrente alega, em síntese: a) ser inadmissível a convivência no mercado das marcas "acquamarine" e "acquamarina", não podendo haver distinções não previstas em lei; b) ser irrelevante, para a solução da controvérsia, a obtenção no curso da demanda, pela recorrida, do registro da marca "acquamarina" em classe diversa à comercialização de imóveis; e c) ser desnecessária a prova do prejuízo se restar caracterizada a violação do direito de marca (fls. 620/635).

Após o oferecimento de contrarrazões (fls. 658/677), o recurso foi inadmitido na origem (fls. 679/682), mas subiu por força de provimento de agravo de instrumento (Ag 696.749/RJ).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS) (Relator): Prequestionados os dispositivos legais apontados pela recorrente como malferidos e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do especial.

Cinge-se a controvérsia em saber se a marca nominativa ACQUAMARINE, registrada no INPI, na classe 40:10 (serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis), foi usurpada pela recorrida ao ter construído condomínio fechado composto por três prédios, localizado na Barra da Tijuca/Rio de Janeiro, batizado de ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360.

Segundo DENIS BORGES BARBOSA, "a marca, ao designar um produto, mercadorias ou serviço, serve para em princípio identificar a sua origem; mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular. Conforme a clássica justificativa do sistema de marcas, a proteção jurídica tem por finalidade em primeiro lugar proteger o investimento do empresário; em segundo lugar, garantir ao consumidor a capacidade de discernir o bom e o mau produto. O exercício equilibrado e compatível com a função social desta propriedade levaria a que o investimento em qualidade seria reconhecido" (In: Uma Introdução à Propriedade Intelectual , 2ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 801).

Assim, prossegue o mencionado jurista, "marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fáctica depende da presença destes dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado" (Op. cit., p. 803).

Depreende-se, desse modo, que a marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Ademais, para se obter o registro da marca e, consequentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos.

Vale ressaltar, outrossim, que produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca notória. A respeito:

MANDADO DE SEGURANÇA - MARCA COMERCIAL - O registro de marca deve obedecer os requisitos de distinguibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam aquele engano, apresentar marcas semelhantes. (MS 328/DF, Rel. Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, 1ª S, DJ 21.05.1990)

Desta feita, é de se concluir que o nome de um condomínio fechado, a semelhança de nome de edifício, não viola os direitos de propriedade industrial inerentes a uma marca registrada e protegida, ainda que seja no ramo de serviços de locação, loteamento, incorporação e venda de imóveis ou administração de condomínios.

Isso porque os nomes de edifícios ou de condomínios fechados não são marcas nem são atos da vida comercial, mas, ao revés, são atos da vida civil, pois promovem a individualização da coisa, não podendo ser enquadrados como serviços ou, ainda, produtos, mesmo porque, para estes últimos, a marca serve para distinguir séries (de mercadorias) - e não objetos singulares.

É dizer, o fato de uma empresa construir um edifício ou um condomínio fechado, ao particularizar o empreendimento colocando-lhe um nome (que se mantém, havendo comercialização ou não de unidades habitacionais), não torna o ato civil em comercial, tampouco coloca em risco, por confusão, os efeitos jurídicos de marca registrada no ramo de serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis, já que o signo protegido é restrito ao campo de prestação de serviços (uma atividade), não repercutindo na nomeação de coisas. Incide, portanto, no caso, o princípio da especialidade.

Nessa esteira, o magistério do ilustre doutrinador português JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, que, consultado sobre caso muito semelhante ao dos autos, assim se pronunciou em parecer publicado na obra "Nome de Edifício: conflito com marca, insígnia ou logotipo?", verbis:

O litígio que nos é apresentado tem como núcleo a contestação à atribuição do nome "Dolce Vita" a um edifício da Alta de Lisboa e à publicidade respectiva.
A impugnação é baseada em direitos industriais. Esse litígio levou a acções judiciais, nomeadamente a dois procedimentos cautelares inominados cruzados entre as empresas em conflito.
As contestantes são três empresas integrantes do grupo A, que invocam, nomeadamente, direitos industriais de marca, insígnia e logotipo que incluem o elemento nominativo "dolce vita". Alegam prejuízos, por utilização que não autorizaram por essas empresas de um nome que não é das empresas de contrução. Invocam também concorrência desleal.
As empresas visadas têm por objecto a construção de imóveis para comercialização. (...)
Haverá assim que verificar (...) se a atribuição do nome àquele edifício viola direitos industriais (os chamados direitos de propriedade industrial).
Os edifícios em zona urbana são identificados por localidade, rua e número.
É livre, porém, a atribuição de nome aos edifícios pelos titulares. Passa-se assim sobretudo nas moradias. Mas também alguns edifícios de apartamentos têm nome.
É uma prática completamente facultativa. Está na disponibilidade dos titulares proceder assim.
Voltaremos adiante ao tema. Mas por agora interessa-nos uma delimitação feita pela lei portuguesa que encontra correspondente em todos os países: a marca e os outros sinais distintivos permitem impedir que alguém use, no exercício de actividades económicas , sinal idêntico ou semelhante para os mesmos elementos para que o sinal foi registrado e que possa causar risco de confusão ou de associação no público.
Fala-se no exercício de actividades económicas. (...) Ora, dar o nome a um edifício não é um acto da vida comercial. Em si é civil; não caracteriza um acto de comércio. Tem tanto significado a atribuição dum nome pela assembleia de condôminos como pelo promotor da construção e venda do mesmo edifício. Não se aplica aqui a categoria formal do acto de comércio subjectivo, porque não é desde logo um acto jurídico, é o exercício duma liberdade.
(...)
Escrevemos noutro lugar, exemplificando o exercício fora da actividade económica: "O meu bom gosto pode levar-me a decorar a minha moradia com a marca McDonalds; ou a chamar à minha cadela Coca-Cola. Tudo isto está fora da actividade negocial. Consequentemente, tudo isto escapa do exclusivo outorgado pela marca". Note-se que os exemplos foram dados por referência a marcas que são universalmente apontadas como marcas de prestígio.
É dentro deste regime de liberdade que encontramos edifícios nominados, e outros não. Não se controla se há ou não repetições, porque ninguém tem direitos exclusivos. "Doce Lar", "São José" e outros semelhantes repetem-se inúmeras vezes ao longo do país. Até na mesma cidade se repetem, sem com isso interpelar em nada o Direito Industrial.
(...)
A marca refere-se a produtos ou serviços.
Onde fica então neste quadro o nome do edifício?
Não se vê onde se possa situar.
E isto tem uma consequência decisiva. É que, se não entra em nenhum dos tipos legais, não tem protecção como direito exclusivo.
Os direitos industriais são caracterizados pelo princípio da tipicidade.
Só são reconhecidos os direitos industriais que sejam estabelecidos por lei.
(...)
Se não há previsão de nomes de edifícios na lei, estes não podem ser objecto de direitos industriais. Não são empresas, a que se aplique o logotipo; não são estabelecimentos a que se aplique o nome de estabelecimento ou a insígnia.
(...)
A marca serve para registrar produtos ou serviços.
Não estamos seguramente perante um serviço.
E não estamos também perante um produto. Temos acentuado um aspecto essencial neste domínio: a marca distingue séries, não caracteriza indivíduos. Ou, se quisermos, distingue indivíduos pela sua integração numa série, e não pela sua singularidade.
Com isto a marca contrapõe-se a outros sinais distintivos do comércio,que assentam justamente na individualidade. O nome de estabelecimento ou a insígnia, por exemplo, não são marcas (...)
Se não fosse assim, não haveria distinção entre marca e nome. Todo o nome seria marca, desde que aplicado a um objecto: Ponte Vasco da Gama, por exemplo. Mas a lei separa-os logo na própria designação. Nomes e marcas podem ser sinais distintivos, mas nomes são nomes e marcas são marcas. Não se confunde tudo.
(...)
Os sinais distintivos do comércio aplicam-se ao comércio. Por mais latamente que se entenda, o comércio para este efeito (cfr. o art. 2 do Código da Propriedade Industrial - CPI) respeita sempre à vida de negócios.
Mas se porventura se atribui um nome a um edifício, o facto não tem nada que ver com o comércio. Quem constrói a sua casinha e a denomina imaginativamente "O meu lar" não está comerciando. O proprietário que coloca no edifício de apartamentos a designação "Sinfonia" não está a fazer comércio.
Pois também não o faz o empresário que constrói um edifício para comercializar apartamentos e lhe chama "Dolce Vita". Procura uma designação sugestiva que atraia a clientela, mas isso não torna o acto comercial. É como escolher a cor ocre ou colocar uma estatueta à entrada. São actos que distinguem o prédio, mas nem por isso são actos de comércio ou se enquadram nos sinais distintivos do comércio.
(...)
Tem sentido que o registro duma moradia "São João" em Valpaços permita proibir qualquer das inúmeras "São João" que se repetem pelo país fora?
(...)
O que dissemos é confirmado pela própria Directriz nº 89/104/CEE sobre marcas.(...)
(...) esta [a marca] é apenas protegida contra o uso da marca como marca, e não para finalidade distintas.
(...)
No uso dessa liberdade, posso chamar ao meu prédio DIOR; ou chamar-lhe FNAC. Não estou a usar a marca como marca, na vida comercial. Ninguém mo pode impedir, porque não há propriedade de palavras.
(...)
Isto nos permitiu verificar que falham, os requisitos da providência cautelar instaurada, pois não há prejuízo resultante da aposição do nome Dolce Vita no edifício, nem a comercialização do edifício atinge de qualquer modo as empresas A" (In: Nome de Edifício: conflito com marca, insígnia ou logotipo? , Cadernos de Direito de Marcas, vol. 1, Coord. Maurício Lopes de Oliveira, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, fls. 01/09 e 46/54).

Outrossim, para o exame do fenômeno da colisão de marcas, faz-se necessário não só a aferição do ramo de atividade comercial das empresas combatentes, mas deve-se apreciar também a composição marcária como um todo.

É que a proteção da marca é limitada à sua forma de composição, porquanto as partes e/ou afixos de dado signo, ainda mais quando essencialmente nominativo, podem ser destacados e combinados com outros sinais, resultando em um outro conjunto simbólico essencialmente distinto. É o fenômeno da justaposição ou aglutinação de afixos em nomes, que podem constituir outras marcas válidas, no mesmo ramo de atividade econômica (v.g.: Coca-Cola e Pepsi Cola).

Sobre o tema, a seguinte lição de JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES:

"Situação diversa encontramos em relação a marcas formadas pela aglutinação e/ou justaposição de afixos, sílabas e letras, posto que sempre permitem a formação de outras marcas com os mesmos elementos comuns e desde que objetivem conjuntos diferentes. Nestas condições a 'COCA-COLA', permitiu o registro da 'PEPSI COLA' como também a 'EVEREADY', poderá permitir o registro de outras marcas que contenham os elementos 'EVER' ou 'READY', em formando conjuntos diferentes, tais como 'EVERBAT', 'BAT-READY'. Entretanto, se a formação da nova marca tiver por objetivo se aproximar da outra que lhe serviu de base, dando o mesmo sentido ou significado, tal como 'ALWAYSREADY' ou 'EVERPROMPT', essa pretensão conduziria à figura da imitação ideológica.
(...)
533 - Para se concluir sobre quais as marcas que levam facilmente ao engano, nos deteremos em suas figuras principais, quais sejam, a da REPRODUÇÃO e a da IMITAÇÃO.
(...)
534 - A IMITAÇÃO, de uma forma geral, induz fatalmente à semelhança.
Esta semelhança é projetada na marca, quase sempre de forma ardilosa, eis que o fim precípuo e visado é a confusão. Exatamente pela confusão gerada no espírito do consumidor e/ou usuário é que o concorrente vê coroado de êxito o seu fim ilícito. Na figura da imitação há um encadeamento de idéias que norteiam a engenhosa mente humana. Estas idéias são concatenadas de forma tal que impossível seria uma definição precisa das várias, inúmeras e infindáveis maneiras pelas quais a figura da imitação se realiza. Embora tenha despertado sobremaneira a atenção de conceituados doutrinadores, não se chegou ainda a estabelecer critérios lógicos para a sua exata compreensão.
(...)
A imitação provoca a confusão entre os produtos ou os serviços, através do emprego de elementos parecidos e dispostos de forma análoga. Realiza-se a imitação pela adoção de nomes, letras, tipos de letra, emblemas, símbolos e quaisquer outros sinais distintivos e bem assim pelo emprego das respectivas cores que, na marca original, formam o seu conjunto.
A imitação consiste no artifício empregado na composição de uma marca cuja finalidade é iludir o examinador, a justiça e o consumidor desatento. Pelo artifício é que o imitador, assaz precavido, ao formar a sua marca, procura deixar transparecer determinados elementos que no fundo jamais deverão ser levados em consideração. A imitação, por ser muito mais perspicaz que a reprodução, não poderá ser justificada pela coincidência ou mesmo pela boa fé. Se ficar demonstrada a intenção que levou o imitador à adoção e ao emprego da marca enganosa, a má fé e o dolo se sobressaem de maneira evidente. Norteado por esses princípios e por esses métodos excusos,o contrafator que adotou e empregou marca imitada não pode, em hipótese alguma, alegar ignorância daquela que lhe serviu de base. (In: Tratado da Propriedade Industrial : marcas e congêneres, vol. I, São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003, fls. 646/652)

No caso em tela, analisando a composição ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360, referente a condomínio fechado localizado na antiga Av. Sernambetiba nº 3.360, Barra da Tijuca/RJ, não se constata qualquer impossibilidade de convivência com a marca nominativa ACQUAMARINE, registrada na classe 40:10 - serviços de administração, locação e auxiliares ao comércio de bens imóveis.

Nesse passo, impende também mencionar, por pertinente, que a recorrida, ainda na pendência do julgamento do recurso de apelação, obteve o registro no INPE da marca ACQUAMARINA SERNAMBETIBA 3.360 para as seguintes classes: Classe NCL(8) 42 (serviços de projetos e consultoria de engenharia na atividade de construção civil); Classe 37:05 (serviços de arquitetura e engenharia); e Classe NCL(8) 36 (serviços relacionados a empreendimento imobiliário e incorporação imobiliária em geral), sendo que NCL corresponde à 8ª edição da Classificação Internacional de Produtos e Serviços (Classificação de Nice). De mais a mais, o Tribunal estadual, examinando os elementos de fato e de prova dos autos, concluiu pela ausência de risco de erro, engano ou confusão entre as marcas, pois se destinariam a consumidores de classes econômicas distintas, não havendo qualquer ato de concorrência desleal praticado pela recorrida, sendo inexistente a má-fé.

Ora, a inversão do julgado demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, a teor da Súmula 07 do STJ. Sob esse prisma, os seguintes precedentes:

DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO DE MARCA COM ELEMENTOS IDÊNTICOS EM PRODUTOS DE CLASSES DIFERENTES. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. IMPROVÁVEL CONFUSÃO POR PARTE DOS CONSUMIDORES.
(...)
II - O direito de exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido para produto de classe diferente, excetuados os casos de marca notória ou de alto renome, bem como os casos de evidente má-fé.
III - A simples circunstância de os produtos nos quais utilizada a marca disputada serem gêneros alimentícios não faz presumir que o consumidor venha a confundi-los e considerá-los como de mesma origem. Tratando-se de alimentos listados em itens de classes diversas, podem ser identificados com marcas semelhantes pelas diferentes pessoas jurídicas que os produzem, salvo má-fé, que não se verifica no caso.
IV - A utilização, como elemento da marca, de nome existente há muitos anos, nome aliás da fazenda onde produzida a matéria-prima empregada nos produtos que ostentam a marca, indica a boa-fé da produtora.
V - Recurso Especial provido. (REsp 863.975/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3ª T, DJe 16.11.2010)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. CONVIVÊNCIA DE MARCAS ADMITIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ.
I. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local concluiu que "as marcas apresentam-se distintas e inconfundíveis", de sorte que a revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.
Precedentes.
II."Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO).
III. Recurso especial não conhecido. (REsp 900.568/PR, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª T, DJe 03.11.2010)

RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO MARCÁRIO - ART. 131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - ART. 460, DO CPC - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO DO JULGADOR - OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE - MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL INDEPENDENTE DE REGISTRO NO BRASIL NO SEU RAMO DE ATIVIDADE - MARCA DE ALTO RENOME - EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE - PROTEÇÃO ESPECIAL EM TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE DESDE QUE TENHA REGISTRO NO BRASIL E SEJA DECLARADA PELO INPI - NOTORIEDADE DA MARCA "SKECHERS" - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - MARCAS "SKETCH" E "SKECHERS" - POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA - ATUAÇÃO EM RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS, AINDA QUE DA MESMA CLASSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
V - Nos termos do artigo 124, inciso XIX, da Lei 9.279/96, observa-se que seu objetivo é o de exclusivamente impedir a prática de atos de concorrência desleal, mediante captação indevida de clientela, ou que provoquem confusão perante os próprios consumidores por meio da reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca alheia, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.
VI - No caso dos autos, não se observa, de plano, a possibilidade de confusão dos consumidores pelo que viável a convivência das duas marcas registradas "SKETCH", de propriedade da ora recorrente e, "SKECHERS", da titularidade da ora recorrida, empresa norte-americana.
VII - Enquanto a ora recorrente, LIMA ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA., titular da marca "SKETCH", comercializa produtos de vestuário e acessórios, inclusive calçados, a ora recorrida, SKECHERS USA INC II", atua, especificamente, na comercialização de roupas e acessórios de uso comum, para a prática de esportes, de uso profissional. De maneira que, é possível observar que, embora os consumidores possam encontrar em um ou em outro, pontos de interesse comum, não há porque não se reconhecer a possibilidade de convivência pacífica entre ambos.
VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (REsp 1.114.745/RJ, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, 3ª T, DJe 21.09.2010)

COMERCIAL. REGISTRO DE MARCA. CLASSES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. ATIVIDADES DIVERSAS.
1. O direito de exclusividade ao uso da marca, em decorrência do registro no INPI, é, em princípio, limitado à classe para a qual foi deferido, não abrangendo, esta exclusividade, produtos não similares enquadrados em outras classes, exceto nas hipóteses de marcas notórias.
2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 995.112/RJ, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, 4ª T, DJe 28.09.2009)

RECURSO ESPECIAL - OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR - NÃO CONHECIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ART. 535 DO CPC - SÚMULA 211/STJ - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 356/STF - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - ADMISSIBILIDADE - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA QUANTO A ALGUNS DOS PARADIGMAS COLACIONADOS - ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA - DENOMINAÇÃO - EQUIPARAÇÃO AO NOME COMERCIAL - DIREITO DE EXCLUSIVIDADE - LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA - NOME ESTRANGEIRO - CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - MARCA - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - CONVIVÊNCIA DAS DENOMINAÇÕES E MARCAS DAS PARTES - POSSIBILIDADE.
(...)
8 - A análise da identidade ou semelhança entre duas ou mais denominações integradas por expressão de fantasia comum ou vulgar deve considerar a composição total do nome, a fim de averiguar a presença de elementos diferenciais suficientes a torná-lo inconfundível.
9 - Consoante o princípio da especialidade, o INPI agrupa os produtos ou serviços em classes, segundo o critério da afinidade, de modo que a tutela da marca registrada é limitada aos produtos e serviços da mesma classe.
Outrossim, sendo tal princípio corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários de determinados produtos ou serviços, admite-se a extensão da análise quanto à imitação ou à reprodução de marca alheia ao ramo de atividade desenvolvida pelos respectivos titulares.
10 - Diversos os gêneros de atividade da recorrente, Gideões Missionários da Última Hora - GMUH, e das recorridas, The Gideons International e Os Gidões Internacionais no Brasil, bem como suas classes de registro de marcas (respectivamente, serviços de publicação e distribuição de bíblias, testamentos e revistas, inseridos nas classes 11.10 e 40.15; e serviços de caráter comunitário, voltados à pregação evangélica, inseridos na classe 41.70, afasta-se a possibilidade de confusão entre o público das associações litigantes, impondo-se a convivência harmônica de suas denominações e marcas.
11 - Recurso parcialmente conhecido, com fulcro nas alíneas "a" e "c", III, art. 105 da CF/88, e, nesta parte, provido, afastando-se a proibição de uso pela recorrente, quer em sua denominação, quer em sua marca, da palavra "gideões". (REsp 555.086/RJ, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, 4ª T, DJ 28.02.2005)

Por fim, haja vista a inexistência de violação do direito de propriedade industrial da recorrente decorrente da marca ACQUAMARINE, restam prejudicadas as demais questões ventiladas nas razões do especial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É como voto.

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Por: Redação do Migalhas

Atualizado em: 12/5/2011 09:43